ChatGPTやこれに類するツールに関する話題が盛り上がり、人工知能（AI）は至る所で注目の話題になりました。AIツールの爆発的な普及と、その結果として私たちの生活に及ぼす影響について世界中で議論されている中、イノベーターコミュニティ（政府機関および個人）では、AIツールや発明に流用可能な知的財産の保護に影響を与える要因を理解しようと努力しています。しかしながら、議論が結論に至る前にますます重要度が高まっているのは、さまざまな意味でAI発明の基盤となるコンピューター関連発明（CRI）の保護です。CRIの特許性に関する法理は、すべての主要特許管轄地域で長年にわたって議論されてきましたが、CRIは今やAIツールの観点から世界中でさらに注目を集めています。
コンピュータープログラム「それ自体」
インドでは、「数理的手法またはビジネス手法またはコンピュータープログラムそれ自体もしくはアルゴリズム」 は、1970年インド特許法Section 3(k)の条項に基づく特許性から除外されます。Section 3(k)における「コンピュータープログラムそれ自体」という文言は、2001年の合同議会委員会（JPC）報告書の勧告に基づいて、2002年インド特許（修正）法に取り入れられました。コンピュータープログラムに「それ自体」という表現が追加されたことは、単なるコンピュータープログラムの範囲を超える発明に特許を付与するための明確な立法意図を示しています。この提案を支持する解釈がJPC報告書に見られ、次のように明記されています。「この変更が提案されたのは、コンピュータープログラムに特定の事物、その付属物、そのプログラムで開発される事物が含まれる場合があるからである。この提案は、コンピュータープログラムが発明である場合、それを特許付与の対象にすることの拒絶を意図するものではない。しかしながら、コンピュータープログラムそれ自体は特許付与の対象にならない」。JPCが「それ自体」という表現を含める意図は一見明確に見えますが、特許プラクティスは恣意的かつ不均一に進化しました。その主な理由は、インド特許法において「コンピュータープログラムそれ自体」という表現に適切な定義がなく、インド特許庁のCRIガイドラインも常に変動しているからです。CRIガイドラインでは、CRIの特許性を許可するために満たすべきハードウェア機能と技術的要因との間の相互作用について説明していませんでした。主に争点となっているのは、（一部の審査管理官が）CRIに関連するクレームに新規ハードウェア機能を含めると主張していることです。この提案には、インド特許法または特許規則のいずれにおいても根拠がないため、結果的に多くの出願者の頭痛の種となっています。
出願者をさらに混乱させているのは、ここ数年、インド特許庁の排他的アプローチに反する判決が下されていることです。Enercon India Ltd. v. Aloys Wobben（2010年）およびAccenture Global Service GMBH v. The Assistant Controller of Patents & Designs（2012年）に知的財産審判委員会（IPAB）が下した最初の判決に端を発し、判例法はCRIの特許性を明らかにし、「コンピュータープログラムそれ自体」の境界から特許性のあるコンピューター関連アプリケーションを分離する解釈を示しました。Accenture訴訟では、ウェブサービスから構成されるインターネットホスティング型ビジネスアプリケーションを開発するためのシステムおよび方法に関連する特許出願は、Section 3(k)を根拠としてインド特許庁により最初は拒絶されました。インド特許庁は、(i) 新機能を実行するハードウェア実装に関連する発明であるか否か、および (ii) ハードウェアを特別に採用することなく、ハードウェアに目的の処理を実行させるよう設計された命令セットに存在する発明の新機能、またはハードウェアの変更（新規ハードウェア）に存在する発明の新機能であるか否かを確認するために発明の特許性を分析するにあたり、二重の基準に依拠しました。インド特許庁は、新規ハードウェアがない場合、発明はSection 3(k)に基づく特許性から除外されると判断しました。
IPABに対する訴えにおいて、Accentureは、インド特許庁が依拠する基準がインド特許法またはインド特許庁のマニュアルに規定されていないと主張しました。IPABはこの主張に同意し、Section 3(k)の制約をクリアするために「新規ハードウェア」機能が必須ではないという見解を示しました。出願はインド特許庁に差し戻されました。インド特許庁は後に出願を認め、ウェブサービスおよびソフトウェアの改善に至った発明は、インド特許法のSection 3(k)に従いコンピュータープログラムそれ自体のカテゴリに分類されないことを確認しました。
CRIガイドライン
この決定の後、インド特許庁はガイドラインおよびマニュアルを整備して審査業務の合理化を図り、2013年には コンピューター関連発明の審査に関するガイドライン草案を発表しました。このガイドラインでは、「技術的貢献」および「技術的効果」という用語を特許性に関する有効な基準として定義し、審査管理官がどのCRIを審査すべきかに基づいて制限範囲を定めました。また、ガイドラインには、特許適格性を有する発明と特許適格性を有しない発明の説明および実例も示されています。しかしながら、ガイドラインには法的拘束力がなく、インド特許法には「それ自体」、「技術的進歩」および「技術的貢献」という表現に明確な定義もありませんでした。出願を審査する個々の審査管理官の見解に応じてインド特許庁の立場は変動し、インド特許制度に基づくCRIの特許性の状況は利害関係者にとって曖昧なままでした。
インドにおけるCRIの特許取得に関する法律を合理化する必要性は切迫したままでしたが、2015～2016年までは特筆すべき出来事はなく、Ericsson SEP訴訟（Intex TechnologiesおよびLava International Ltd.）においてSection 3(k)は再び注目を集めました。この訴訟では、Section 3(k)を根拠としてEricssonの特許の有効性に関して異議が申し立てられました。これらの訴訟において、デリー高等裁判所は、技術的改善と実際の物理的な表現が可能であることを提示する発明は、Section 3(k)に基づいて除外されないという見解を示しました。特に、 Intexの訴訟では、第一審で次のような見解を述べられました。「技術的貢献または技術的効果を有する発明は、単なるコンピュータープログラムそれ自体ではなく、特許性を有すべきである」。こうした事実認定は、2023年3月29日にデリー高等裁判所の第二審によって、つい最近、再確認されました。
2016年、判例およびCRIに関する技術領域の急拡大に後押しされ、インド特許庁はCRIガイドラインを改訂しました。残念ながら、誰もが驚いたことに、2016年版ガイドラインは2013年版よりもさらに排他的でした。利害関係者から強い批判を受けた後、2016年版ガイドラインは2017年に改訂され、これまでのバージョンのガイドラインや判例と同様に、2017年版ではコンピュータープログラムそれ自体と技術的進歩/貢献要因との間の関係を確立することで、Section 3(k)に関連する曖昧性を明らかにしようと試みました。新しい枠組みでは、技術的進歩を有する発明や技術的効果を示す発明は、コンピュータープログラムそれ自体のカテゴリには分類されず、特許保護の適格性を有すると規定しました。この見解は、Ferid Allani v. Union of India & Ors. （2019年）でデリー高等裁判所によって確認されました。この訴訟において、裁判所はIPABの命令に反する請願を許可し、Section 3(k)で除外されるのは「コンピュータープログラムそれ自体」に関連する発明のみであり、すべてのコンピュータープログラムが除外されるわけではないという見解を示しました。裁判所は、発明が「技術的効果」と「技術的貢献」を示す場合、特許性の適格性基準を満たしていると言えるという見解を示しました。
現在の状況 – 技術的効果が決定要因
判決やガイドラインの改訂にもかかわらず、インドにおけるCRIの特許性の現状は、インド特許庁による不均一な出願の残留効果を受け続けています。そのせいで、適格性を有する出願が誤って却下されているのも無理はありません。こうした状況と理由なき拒絶命令（すなわち、分析を行わなかったり、詳細な根拠を持たないインド特許庁の決定）が重なると、出願者は窮地に追い込まれます。インド特許庁がCRIの特許性に関して取ろうとする立場を理解するための根拠がないからです。
この問題については、最近、Microsoft Technology Licensing, LLC v. Assistant Controller of Patents and Designs（2023年5月15日）の訴訟においてデリー高等裁判所で審議されました。申立人であるMicrosoftは、2つの異なるCookieによる2段階認証に関する特許を出願しました。申し立てられた技法は、ネットワークアドレス内の1つ以上のサブロケーションにアクセスしている間にユーザーの認証を保護し、悪意のあるユーザーが別のユーザーから不正にCookieを取得することでネットワークサブロケーションへのアクセス権を取得しようとする試みを効率的に阻止します。審査管理官は、拒絶の決定において、クレームの内容が「コンピュータープログラムそれ自体」に関連し、発明の進歩性がインド特許法のSection 3(k)に基づいて特許性を有しない内容であるという見解を示しました。
Microsoftは、とりわけ審査管理官のSection 3(k)の解釈が間違っていることを根拠に、審査管理官の決定を激しく非難しました。Ferid AllaniおよびIntexの訴訟における裁判所の判例に依拠し、Microsoftは、発明が技術的プロセスに関連し、ネットワーク上でアクセスされるデータ保護の技術的問題を解決するため、「コンピュータープログラムそれ自体」のカテゴリに分類されないと主張しました。インド特許庁は、MicrosoftがSection 3(k)条項の裏にある立法意図を十分に理解していなかったとして訴えを退けました。審査管理官は、発明が一見したところコンピュータープログラムそれ自体に実装された命令セットに含まれることを理由として、公正に出願を拒絶しました。
高等裁判所は、インド特許法のSection 3(k)の起源および進化、インド特許法で規定される「それ自体」という表現の裏にある立法意図、インド特許庁のCRIガイドラインについて包括的に審議しました。さらに、技術的効果のテストについて審議し、CRIの特許性に関する米国およびEUにおける法的立場を再検討しました。裁判所は、法律を適切に適用するために「それ自体」という表現の明確な定義を採用する必要があることを強調し、「それ自体」という表現は「コンピュータープログラムそれ自体」が特許性を有しないことを明確にするという見解を示しました。したがって、技術的効果を示し、基礎となるソフトウェアの技術的問題に対して技術的解決策を提供する発明は、特許を取得できる可能性があります。
Ferid Allani訴訟における法律上の論点を再確認し、裁判所は、CRIの特許性の決定において、技術的進歩および技術的効果を適切に理解して応用することが極めて重要であると付け加えました。裁判所は、発明が「技術的問題を解決し、技術的プロセスを強化する、または他の技術的利点がある」場合、発明には技術的効果または技術的貢献が認められることを明確にしました。発明に数理的手法またはコンピュータープログラムそれ自体が含まれるというだけでは、インド特許法に基づいて発明に特許性があると解釈しないという見解を示しました。
CRI出願の許可に関してインド特許庁が課す新規ハードウェアの厳格な要件に対する不満を示し、裁判所は「特許出願は、確立された判例、Section 3(k)条項およびCRIに関する現存ガイドラインならびに法的枠組みを示すその他の資料の文脈において考慮されるべきである」という見解を示しました。さらに、裁判所は、技術的進歩および現実世界の問題に対する技術的解決を含む出願に特許保護の権利を与えるために、審査官は発明のクレームだけに焦点を絞るのではなく、発明の主要部を理解して各出願を個別に分析すべきであるという意見を述べました。
裁判所は、特許性を有する発明および特許性を有しない発明の実例と説明を2017年版CRIガイドラインから削除したことを非難し、インド特許庁/CGPDTMに判例法に基づいて「指針」および「指標」を起草するよう命じました。これらは、審査における指針を示し、インド特許庁によるCRIの審査プロセスにおける均一性ならびにUSPTOおよびEPOなどの標準国際的慣行との整合性の実現をさらに後押しするものです。
最終的に、裁判所は、請求された発明が2段階認証プロセスを提供し、全体的なユーザーエクスペリエンスを改善することによって、セキュリティ問題に対する新しい独創的な解決策を提供することを理解しました。裁判所は、審査管理官が発明の技術的側面を見落としていたことを認め、この出願をインド特許庁に差し戻し、技術的貢献を含めコンピューター関連の発明を全体として分析しなければならないという基準に基づいて出願を再検討するよう命じました。
結論
NASSCOMが2023年4月に発表した最近の報告書では、過去10年間にインドで出願された新しい技術特許の50%以上がIoTおよびAI領域のものです。したがって、ソフトウェア技術の急激な成長により、技術主導の発明のための持続可能なIPエコシステムを構築すること、そしてインドのソフトウェア技術を特許で保護するために法律を緩和することが求められます。2023年は、Section 3(k)の適切な適用に関するデリー高等裁判所の判決から始まりました。Microsoft訴訟の判決に加え、2023年3月29日、Intex v Ericsson訴訟でデリー高等裁判所の第二審は、第一審の「技術的貢献または技術的効果を有する発明は、単なるコンピュータープログラムそれ自体ではなく、特許性を有すべきである」という事実認定を再確認しました。OpenTv Inc. v. The Controller of Patents and Designs and Anr訴訟において、裁判所は、技術的効果および技術的問題解決能力を有する発明はSection 3(k)の適用範囲外とするという見解を示しました。さらに、裁判所は、議会常任委員会が提出したインドの知的財産権体制の見直しに関する第161回報告書に言及し、「中小企業、スタートアップおよび教育機関を含む新興技術における多数の発明は、ビジネス手法や、コンピューティングおよびデジタル技術の応用の分野に分類される可能性がある。したがって、イノベーションの成長を視野に入れた上で、インド特許法のSection 3(k)の適用除外に再注目する必要がある」という見解を示しました。
最近の判決は一歩前進していますが、私たちが期待するのは、インド特許庁が判決に対してどのように反応し、新しい特許プラクティスを採用するかです。特許性を有するCRI発明がインドで特許保護を求めることを許可し、その結果、IP管理体制がその真の実力を発揮できるよう支援するために、専らインド特許庁に要求されるのは、これまで出願者には縁のなかったバランスのよい一貫したアプローチです。
