特許出願の際、出願者は、出願に含まれる特許請求や特許明細書に一切の不備がないよう最大限の注意を払っています。しかし、たいていの場合において修正が必要になるのが現状です。特許法では、常に第一審で正しく行うことは不可能であり、進めていく上で必要な請求やプロセスにおいて、限られた範囲で修正を行うことが認められています。
インドでは、1970 年インド特許法（以下、「特許法」）57 条により、特許出願、特許明細書一式、関連文書を自主的に、または出願審査中に提起された異議に応じて修正することが認められています。 また、特許付与前後に修正を加えることも可能です。特許法 58 条では、裁判所で特許の有効性が訴訟の争点となった場合に、修正を加えることができることが定められています。例えば、特許が無効であると裁判所で判断された場合でも、特許を完全に無効にするのではなく、特許明細書を修正することができます。
ただし、57 条および 58 条に基づく修正は、次の特許法 59 条に定める特定の条件に従うものとします：
1. 修正は、（i）免責事項、（ii）訂正、（iii）明確化 / 説明の目的でのみ行うことができます。
2. 修正の目的は、あくまで実際の事実を組み込むことでなければなりません。
3. 修正を行う場合、修正前の時点で特許明細書で開示されていない事項を追加することはできません。
4. 修正された請求は、元々提出されていた特許明細書の請求範囲内に完全に収まるものでなくてはなりません。
この記事では、許容される請求の修正について説明しながら、出願者が変更を行う際に注意が必要な重要ポイントを解説します。
免責事項、訂正、明確化を目的とした修正
免責条項を目的とした修正の例としては、付加的なポイントや条項を追加して請求の範囲を狭めたり、複数の請求を統合したり、請求を削除したりすることなどが挙げられます。場合によっては、免責条項を請求に追加することにより、対象となる除外事項に関する異議を克服できることがあります。例えば、幹細胞の使用メソッドに関する事例の場合、このメソッドでは胚細胞から派生した幹細胞を使用しないという免責事項が効力として追加されると、請求が認められる可能性があります。同様に、免責事項を治療メソッドを対象とした請求に追加して、そのメソッドが美容目的の処置にのみ適用することを指定することができます。ただし、このような免責事項は、提出時の明細書において、メソッドに関する裏付けがされている場合にのみ認められます。
請求の削除においては、特段の注意が必要になります。インド裁判所は、「請求されていないものは放棄とする」と繰り返し裁決しています 。したがって、請求の削除は、その内容自体を放棄するものと解釈される場合があります。これにより、その請求に基づいて分割出願を提出する可能性にも悪影響が及ぼされる恐れもあります。
次の修正タイプは訂正です。誤記やタイプミスの訂正を目的としたものが一般的です。ただし、訂正の性質も慎重に判断する必要があります。Enercon（インド）と Alloys Wobben（ORA/39/2009/PT/CH） の事例では、特許権者が取り消しを回避するための修正を求めていました。複数の請求において修正が求められ、そのうちのいくつかは訂正と分類されました。しかし、一部の訂正において却下されました。これは、かつてあった知的財産審判部（IPAB）が、実際の訂正により当初請求されていた調整装置の機能が変更されたと結論付けたためです。請求の範囲が変わってしまったことで、実際の訂正により請求が拡大したため、訂正が認められなかったのです。
請求における 3 つ目の修正タイプは、説明を目的としたものです。請求を明確化したり、説明したりするために行われるのが一般的です。
Allegro Pharmaceutics, LLC と Controller of Patents and Designs（OA/12/2020/PT/CHN）の事例における最初の請求 1 では、「グリシン - アルギニン - グリシン - システイン（酸）- トレオニン - プロリン で構成される RG システイン酸ペプチドから成る物質の組成」と解釈できます 。 Controller は、特許請求を「組成」を対象にした請求と解釈して、明確さに異議を申し立て、請求を修正して組成要素をすべて挙げるよう求めました。出願者は、「ペプチドを構成する化合物。そのペプチドはグリシン - アルギニン - グリシン - システイン（酸）- トレオニン - プロリンで構成される」と解釈できるように請求を修正しました。Controller は、「化合物」を対象とした請求が、前述の化合物を含む「組成」を対象にした請求よりも広義になるため、59 条の条項に違反するとして修正された請求 1 を却下しました。今回の出願は国内フェーズの出願でしたが、元の請求は米国の特許プラクティスに準じて作成されたものでした。米国特許法によると、「物質の組成」は特許取得できる主要 4 カテゴリの 1 つになります。新たに合成された化合物や分子は、「物質の組成」として特許を取得できます。出願者は請求を起草する初期段階での誤りに煩わされるべきではないと IPAB は裁決しました。そして IPAB は、これを特別な事例と見なし、修正された請求をさらに修正することを認めました。
特許明細書による修正の裏付けが必要
請求の修正は、最初に提出された明細書により必ず裏付けされていなければなりません。したがって、請求の修正において、元の請求に含まれていないものを新機能として追加する場合、その新機能が元の明細書で裏付けられている必要があります。AGC Flat Glass Europe SA と Anand Mahajan and Ors. （CS (OS) No. 593/2007 の I.A. No. 13519/2007 CS）の事例にて、デリー高等裁判所は、発明の範囲を逸脱しない限り、特許者が明細書に記載されている制約を請求に加えることを認めました。
修正に裏付けがあるかどうかを評価する際は、明細書が全体的に考慮されます。裏付けには明示的なものや暗黙的なものも含まれます。Prism
Cement Ltd. と Controller of Patents and Designs（OA/7/2016/ PT/MUM）の事例では、IPAB は、特許出願で提出された図面を使用して請求の修正を裏付けることができると裁決しました。
修正を行う場合、最初に提出された請求の範囲を拡大してはならない
59 条では、修正された請求の範囲は元の請求における一連の範囲を一切逸脱してはならないと定められています。
「プロセス別製品」請求を「プロセス」請求に修正
日本エイアンドエル株式会社 と Controller of Patents (C.A.(COMM.IPD-PAT) 11/2022) の事例では、当初の「プロセス別製品」請求がプロセス方法の請求に変わり、Controller は 59 条に違反していることを理由にこれを却下しました。デリー高等裁判所は、製品請求の範囲がプロセス請求よりも広いことは共通の認識であると述べました。そのため、今回は修正により範囲が狭くなるので、59 条の条件は満たしていました。
「使用」請求から「方法」請求への修正は認められない
インドでは、物質の使用のみを対象とした請求が認められていません。方法を対象した請求でも使用請求の形で記載されている場合、インドでは使用請求として扱われます。したがって、インド特許出願第 7994/CHENP/2012 で Controller により裁決されたように、使用請求から方法請求への修正は却下される可能性があります 。
「分割」出願をトリガーするために作成された請求の修正
Boehringer Ingelheim International GMBH と The Controller of Patents ([C.A. COMM.IPD-PAT] 295/2022 および I.As.10369-70/2022) の事例では、分割出願を拒絶する Controller の指令に対して出願者が異議を申し立て、デリー高等裁判所で論争が展開されました。明らかにされた内容によると、分割出願の請求は、完全に新しい請求に基づいたもので、親出願での自発的な修正内容を使用して提出されたものでした。しかし、自発的な修正自体が元の請求範囲を逸脱し、59 条に違反していたため、親出願にて記録されていませんでした。インドでは、分割出願を提出する際、請求は親出願で提出された請求に基づいていなければならないことが要件の 1 つとして挙げられています。今回の分割出願の請求は、親出願に含まれず、代わりに親出願の明細書に基づいていました。裁判所は、特許明細書で主題が開示されると、その主題は請求権を放棄したものとみなされ、それ以上の請求はできないと述べました。出願者の上訴は棄却されました。したがって、親出願の訴追中に提出された追加の新規請求が却下されただけでなく、その請求に基づく分割出願も却下されたことになります。
従属請求を新たに追加しても請求範囲は拡大しない
多くの場合、従属請求を新たに追加すると、59 条に基づきの Controller により異議を申し立てられます。しかし、ミシガン大学理事 Tony Mon George 氏 とController of Patents and Designs (OA/48/2020/PT/DEL) での事例において、IPAB は、従属請求の追加は新規請求の追加と同じではないことを明言しました。これは、従属請求が、対応する独立請求に関する定義済みの主題範囲に対して条件をつけたり制限したりするだけだからです。
高等裁判所の取消手続きでの修正
また、高等裁判所での訴訟で特許の有効性に異議を申し立てられた場合、請求の修正は取消手続きにおいても認められることがあります。修正は、裁判所の裁量により認められる場合があります。このような問題において、裁判所では、特許明細書一式での修正に関する明確な裏付けに加え、特に修正を求める際における不当な遅延の有無など、特許者の対応もさらに審査します。AGC Flat Glass Europe SA と Anand Mahajan and Ors. （CS (OS) No. 593/2007 の I.A. No. 13519/2007）の事例で、デリー高等裁判所は、特許者が公表前から何年にもわたり異議があることを把握していたのであれば、修正要求の遅れ自体が拒絶の根拠となると述べています。Enercon India Ltd. と Aloys Wobben (ORA/6/2009/PT/CH) の事例では、IPAB が、応答者の行動が公正でない場合、修正の拒絶が正当化されると述べています。IPAB は、Enercon India Ltd. と Aloys Wobben (ORA No.9/2009/PT/CH、ORA No.20/2009/PT/CH、ORA/41/2009/PT/CH) の関連事例で、このような遅延に対して妥当な理由が示されない限り、不当な遅延期間を経てから修正が求められても、認められないと述べました。
終わりに
インドの法律や慣行では、請求の修正は可能ですが、一連の条件による制限があり、それに基づいて修正を要求し、認められることが可能です。修正のタイプは、免責事項、訂正、説明に限定されます。修正は、特許出願の訴追中に要求したり、取消手続きにより特許が無効になるのを回避するために要求したりすることができます。ただし、どのような状況においても、修正自体は、最初に提出した特許明細書による全面的な裏付けが必要になります。また、修正された請求の範囲は、最初に提出した請求範囲内でなければなりません。さらに、特許出願者の対応も考慮されます。修正要求の遅れや明らかな不当性がある場合、出願者が不利になり、最終的に修正が拒絶されることがあります。したがって、インドで特許や出願の修正を要求する際には、十分に注意を払い慎重に対応する必要があります。
Essenese Obhan 氏は、Obhan & Associates の業務執行社員です。さらに、機械工学の学位を有する IP 弁護士兼特許代理人でもあります。機械、化学薬品、製薬、ソフトウェア、通信、農業の分野で訴訟を起草したり、訴追したり、起こしたりしている一方で、インドでは IP の使用許可や訴訟に関するいくつかの重要問題において最前線に立っています。特に、インドの種子業界の代理人として、遺伝子組み換え種子に関するライセンス論争を展開したり、インドのさまざまなモバイルメーカーの代理人として、SEP の所有者と SEP に関する議論を展開したりしています。彼は、Fortune 500 社に挙げられている企業やインド国内の大手企業など、数多くの企業に対して、特許ポートフォリオや、IP 戦略およびライセンスの開発や管理に関する助言を提供しています。
Charul Yadav 氏は、インド特許局に登録されている特許出願代理人であると同時に、バイオテクノロジーでの経験を持つ弁護士でもあります。彼女はライフサイエンスの分野を専門にしています。15 年以上にわたり、クライアントとの緊密な連携において豊富な経験を持ち、特許出願の起草や訴追、FTO 調査の助言、特許法に関するさまざまな問題における法律上の見解など、商業面に焦点を絞った幅広い特許サービスを提供しています。彼女は、クライアントのグローバルな特許ポートフォリオの管理をサポートしています。また、バイオテクノロジー、製薬業界、化学分野で議論されている問題にも取り組んでいます。さらに、植物新種保護に関する問題も取り扱っています。生物多様性の問題についてクライアントに定期的に助言を提供しています。
Sneha Agarwal 氏は、インド特許局に登録されている特許出願代理人であると同時に、バイオテクノロジーでの経験を持つ弁護士でもあり、ライフサイエンスや化学分野を専門としています。12 年以上にわたり、インドや他の管轄区域での特許出願の起草や訴追、インドにおける特許、生物多様性、設計法に関するさまざまな問題における法律上の見解など、商業面に焦点を絞った幅広い特許サービスの経験を有しています。また、訴追や反対に関する口頭審理でも定期的に活動しています。
